한국패션산업협회

대법원 2022. 11. 10. 선고 2020후10421 판결

 

 

상표를 등록받더라도 어떻게 사용하는지에 따라 권리를 잃게 될 수도 있다. 일전에 살펴 본 상표 불사용으로 인한 취소가 가장 대표적인 경우이고, 그 외에도 상표를 등록받은대로 사용하지 않고 유사하게 변형하여 사용하는 경우 상표법 제119조 제1항 제1호에서 정하는 상표 부정사용으로 취소될 수 있다.

 

상표 부정사용 취소의 요건은 다음과 같은데, 첫째, 상표권자에 의한 부정사용일 것, 둘째, 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품과 유사한 상품에 등록상표 또는 유사한 상표를 사용하였을 것, 셋째, 이로 인하여 품질의 오인 또는 타인의 상품과 혼동을 초래하였을 것, 넷째, 고의에 의한 사용일 것이다. 이러한 요건이 충족된다면 누구든지 취소심판을 청구할 수 있고, 취소되는 경우 상표권은 심결 확정시부터 장래를 향하여 소멸된다.

 

실무에서 가장 문제되는 것은 두번째 요건인데, 실사용상표가 등록상표와 동일하다고 판단되는 경우에는 본 취소사유에 해당되지 않고 유사하게 변형하여 사용한 경우만 해당되기 때문에 그 판단이 쉽지 않다.

 

이에 대하여 법원은 “MU SPORTS” 판결(대법원 2013. 12. 26. 선고 2012후1521 판결) 이래 “실제 사용된 상표(이하 ‘실사용상표’라 한다)가 등록상표를 타인의 상표(이하 ‘대상상표’라 한다)와 동일 또는 유사하게 보이도록 변형한 것이어서 그 사용으로 인하여 대상상표와의 관계에서 등록상표를 그대로 사용한 경우보다 수요자가 상품 출처를 오인·혼동할 우려가 더 커지게 되었다면 상표법 제73조 제1항 제2호에서 정한 부정사용을 이유로 한 상표등록취소심판에서는 그 실사용상표의 사용을 등록상표와 유사한 상표의 사용으로 볼 수 있다”라고 하였고, 아래에서 보는 바와 같이 본 판결에도 이러한 판단기준이 적용되었다.

 

 

원고 등록상표

[A]

 

 

본 판결은 양말 제조업체인 원고가 [A]와 같은 이 사건 등록상표를 등록받은 후 유명 제화업체인 ‘금강제화’의 사용상표처럼 변형하여 사용한 것이 상표법상 부정사용 취소에 해당하는지 문제가 된 사례이다. 양 상표들은 다음과 같다.

 

 

원고 실사용상표

 

 

금강제화 대상상표

 

 

원심인 특허법원에서는 양 상표들의 외관이 일부 다르기는 하나 변형으로 인하여 수요자가 상품 출처를 오인·혼동할 우려가 더 커지게 되었으므로 유사한 표장에 해당하며, 상품도 양말과 구두로 다르기는 하나 밀접한 경제적 견련관계가 있으므로 역시 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다고 보아 부정사용 취소를 인정하였고, 대법원도 이를 그대로 유지하였다.

 

결국, 나에게 등록된 상표가 있다고 하더라도 타인의 상표처럼 변형해서 사용하는 경우 취소대상이 될 가능성이 있고, 경우에 따라 상표권 침해에 해당할 수도 있으니 유의하여야 한다. 반대로, 내 상표가 유명세를 얻게 되면서 이를 모티브로 한 상표를 등록받아 놓고 실제로는 수요자가 혼동이 될 정도로 비슷하게 변형해서 사용하는 제3자가 생겨날 수 있으니 눈여겨 두었다가 부정사용 취소심판으로 대응할 수 있을 것이다.

 

 

[기고] 청운국제특허법인(LEE & PARK)